Enjeux de tarifs douaniers et nouvelle stratégie de commercialisation : n’oubliez pas l’impact sur vos marques de commerce

Face à l’incertitude concernant les dates d’entrée en vigueur des tarifs américains sur les produits canadiens, certaines entreprises québécoises et canadiennes envisagent de diversifier leurs marchés de commercialisation et/ou d’exportation dans l’objectif de limiter l’impact de ces mesures. 

D’autres envisagent plutôt d’établir leurs opérations directement aux États-Unis. La stratégie adoptée par chaque entreprise dépendra naturellement de la vision stratégique de ses dirigeants, des particularités de son secteur d’activité ainsi que de ses ressources financières. Quelle que soit la stratégie choisie, sa réussite dépendra avant tout d’une préparation méticuleuse de son déploiement en amont. 

Évaluation et optimisation du portefeuille de marques

L’évaluation et l’optimisation du portefeuille de marques de l’entreprise représentent une étape clé de cette préparation en amont. Il est important de s’assurer que la stratégie de protection des marques soit alignée avec la nouvelle stratégie de commercialisation. Il faut donc protéger ses marques dans les pays nouvellement d’intérêt en obtenant leur enregistrement dans les pays visés, si ce n’est déjà fait. 

Vérification de la disponibilité des marques

Par ailleurs, avant de commercialiser dans de nouveaux pays, il est essentiel de vérifier la disponibilité de ses marques en procédant à des recherches de disponibilité adéquates dans ces nouveaux marchés. Ces recherches de disponibilités sont importantes pour s’assurer que l’emploi et l’enregistrement prévus des marques envisagées (mots, logos, slogans) ne portent pas atteinte aux droits antérieurs de tiers. Négliger de le faire pourrait entraîner des poursuites administratives et/ou judiciaires, des réclamations en dommages, voire nuire à l’image de l’entreprise.   

Il est fortement conseillé de ne pas se limiter à une simple recherche de marques identiques sur les bases de données en marques de commerce ou à une simple consultation des moteurs de recherche ou des réseaux sociaux, car cela ne garantit pas l’absence de marques antérieures similaires. Il est plutôt recommandé de veiller à effectuer une recherche de disponibilité en bonne et due forme qui couvrira les similitudes phonétiques, visuelles et conceptuelles afin d’identifier et gérer tout risque.  

Il est fortement conseillé aux entreprises de ne pas négliger ces recherches dans les pays ciblés, dans le cadre de leur nouvelle stratégie commerciale visant à limiter l’impact des tarifs douaniers annoncés. Ces vérifications devraient faire partie intégrante du processus de préparation avant le déploiement de cette stratégie, car obtenir des droits sur la marque dans un ou plusieurs pays, dont le Canada et les États-Unis par exemple, ne signifie pas pour autant que la marque peut être employée dans l’Union européenne ou au Mexique. Le droit d’employer une marque dans tout nouveau pays envisagé doit être évalué en fonction des droits antérieurs de tiers dans ce pays. 

 

Expansion géographique et marques non enregistrées au Canada

Si toutefois vous employez une marque au Canada sans en avoir obtenu l’enregistrement, sachez que les droits découlant de son usage sont limités au territoire géographique où vous vendez vos produits et services sous cette marque. Ainsi, si l’emploi local et les droits sur la marque découlant de cet emploi vous suffisaient jusqu’à présent, toute expansion dans un autre territoire canadien (comme le Canada anglais) nécessite de vérifier la disponibilité de votre marque dans ce nouveau territoire et de sécuriser son enregistrement au Canada si elle s’avère disponible. Ainsi, les droits découlant de l’emploi de votre marque non enregistrée pendant de nombreuses années dans la province de Québec, ou dans le Grand Montréal, par exemple, ne garantissent pas que vous pouvez étendre votre marché à l’Ontario ou à Drummondville sans risquer de porter atteinte aux droits de tiers qui pourraient également détenir des droits sur leur marque non enregistrée dans ces provinces ou régions. 

Opportunités de licences aux États-Unis

Une autre opportunité face à la situation actuelle avec les États-Unis est d’octroyer à des entreprises locales américaines le droit d’employer ses marques en fabriquant les produits sur place, moyennant redevances. Si l’importation devient trop coûteuse en raison de l’augmentation des tarifs douaniers, la fabrication sous licence aux États-Unis peut générer des revenus intéressants, évitant ainsi les droits de douane. Si ce modèle d’affaires vous intéresse, il est crucial de bien définir cet emploi sous licence par une convention de licence, dont les termes devront notamment assurer un contrôle de la nature et des caractéristiques des produits fabriqués et vendus sous la marque. 

Notre équipe de spécialistes en marques de commerce se fera un plaisir de vous guider en matière de stratégie de protection de vos marques de commerce tant au Canada qu’à l’international, de vérification de disponibilité d’une marque pour emploi et enregistrement et de convention de licence.